根據報導義大利Sisvel公司指控51家電子廠商涉嫌侵害該公司之音頻及檔案壓縮技術 (Audio及File Compression) 專利，並於3月8日同德國警方於德國漢諾威科技展(CeBIT)對51家參展廠商進行大規模搜索，該次搜索之主要目標係針對亞太地區包含台灣、大陸、韓國MP3及手機業者，其中12家廠商為台灣地區之廠商。

根據我國貿協市場拓展處表示，12家廠商於搜索程序結束後均已恢復展覽，然就義大利Sisvel公司所指控之事實，雙方仍各執己見，另依明鏡週報之報導，Sisvel公司就本次專利權侵害所主張者，非僅單純為民事損害賠償責任，而係主張刑事責任。換言之，日後遭指控侵權害專利權之廠商非僅須面臨民事損害賠償之求償程序外，恐須面臨刑事訴訟程序。

由上開專利搜索事件，反觀國內企業於面臨專利權爭訟時，將面臨哪些程序，而專利侵權爭訟又需要注意哪些事項，本文僅提供意見供參酌：

一、 侵權警告函：

企業在面臨專利爭訟時，首先會面臨的是主張專利權之人寄發之警告函(Warning letter)，通常警告函內容不外是主張專利權之範圍，並主張企業之產品或方法涉有侵害專利權之事實，甚且要求企業給付授權金或進一步協商和解等事宜。

當企業收到警告函時，首先，須先確定該警告函所主張之專利權究竟為何？其主張侵權之產品或方法是否為企業所生產或實施？設若企業內部設有智慧財產權部門或專利工程師等專業技術人員，可先就發函者所主張之產品與其主張之專利權進行初步比對，以確認來函所主張是否屬實。

另一方面，應進一步確認該發文者之目的，究竟係為取得授權金，抑或卻係為日後專利訴訟所為之準備，兩者就因應之策略上則有所差異。

附帶一提者，提醒寄發警告函的企業主，我國公平交易法為避免企業藉由智慧財產權事件恣意寄發警告函影響公平交易秩序，甚或藉由散佈競爭對手涉嫌侵權等消息脅迫或利誘競爭對手之交易相對人與其交易之目的，分別於公平交易法第24條及第19條第3款有禁止之規定，公平會並頒布「審理事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件處理原則」，企業於寄發警告函應參酌以免有觸法之虞。

二、 保全證據：

我國專利法歷經83年1月21日、90年10月24日及92年2月6日三次修法後，於92年2月6日修法全面除罪化。我國專利侵權訴訟於除罪化前，專利權人可經由刑事搜索程序蒐集侵權證據並可達到嚇阻仿冒之手段。然專利法除罪化後，專利權人為取得侵權行為人企業內之銷貨明細、銷售金額以為損害賠償計算基礎(專利法第85條、第108條、第129條)，通常於提起本案訴訟前會向法院聲請保全證據。

企業於面臨專利權人會同法院人員前往進行證據保全時，首先須先確認到訪人員之身分。換言之，何者為法官、書記官等法院人員，又何者為聲請人、聲請人所委任之律師，以確實了解現場人員之身分，並請求法官隔離無權在場之人員，並請有權在場之人員至會議室或獨立的辦公室，以避免競爭對手藉由保全證據時探知企業內部之營業秘密，亦可避免影響公司之正常運作。

再者，企業需確認法院保全證據之內容，並依法官指示提出，然特須注意者，若法院裁定所未記載之事項，企業應提出質疑或異議。

三、 保全程序：

專利訴訟所面臨的另一項挑戰在於保全程序，包括假扣押、定暫時狀態假處分，均為主張權利之人利用之訴訟手段。類此保全程序，如假扣押是為避免被告於訴訟進行前或進行中為脫產之程序；而，定暫時狀態假處分，則是為避免侵權行為人於訴訟期間仍繼續製造販賣仿品，造成專利權人損害繼續擴大所賦予權利。

就假扣押之裁定，鑒於過去審理過於寬鬆，近年來法院審理假扣押之聲請有趨於嚴格之趨勢，並加重聲請人之釋明義務，若未盡其釋明之義務，則不得僅以聲請人主張供擔保以代釋明，即裁定准予假扣押。(台灣高等法院94年台抗字第665號、台灣高等法院96年度抗字第630號裁定)

另一方面，就定暫時狀態假處分，則因智慧財產權之產品週期甚短，尤以半導體等高科技產品，其產品於市場週期之替換速度更係迅速，商機稍縱即逝，一旦法院命停止繼續製造、販賣等行為，常不待本案判決確定，產品已面臨淘汰，致廠商被迫退出市場之不利結果，影響至為重大，其造成之損害亦難以預計。是以，為避免財團利用巨額財力以聲請定暫時狀態假處分為手段，達禁止競爭對手繼續製造、販賣產品以壟斷市場之目的，我國於96年3月28日公佈之智慧財產案件審理法第22條明定聲請人除須就聲請之必要性為釋明外，法院更應命兩造有陳述意見之機會，而此一陳述意見之程序，可能會使日後審理定暫時狀態假處分時會有本案化之趨勢。

四、 就專利侵權事件本案訴訟而言：

專利侵權爭訟進入訴訟程序後，兩造攻防之重點會落在：專利有效性、是否侵害專利權及損害賠償數額之計算。

就專利權有效性之爭執，程序上是向主管機關即經濟部智慧財產局提出舉發，請求撤銷專利權，就此專利有效性之爭執，實屬專利技術層面之爭議，企業應委由專業之工程師就技術之進步性、新穎性及產業利用性等事項為爭執。

再者，就是否侵權之事實，就專利侵權訴訟實務，通常係由法院指定或兩造合意委由專業之鑑定機構進行是否侵權之鑑定(昔日司法院曾依不同技術專業領域，指定65家鑑定機構)，鑑定報告出爐後，除非鑑定過程有重大瑕疵，通常會被為法院採為判決之認定基礎。

最後，即為損害賠償金額之計算，依據專利法第85條之規定，損害賠償額之計算方式，得以專利權人就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益差額，或以侵害人因侵害所得利益作為計算基礎。

五、 結論：

企業在面臨專利權爭訟時，從巨額的賠償金額之風險觀之，雖可視為企業所面臨之危機，然從另一方面而言，卻係提供企業本身檢視其所實施之技術是否有侵害他人智慧財產權之虞，甚且更進一步，則係企業近一步思考如何進行全方位專利權部局之起點。

（參考資料：2008年03月08日聯合報、自由電子報）

(文/方雍仁律師)