由於二十幾年來，CAFC 對於顯而易知性 (obviousness) 一直是採用所謂的「教示—聯想—動機」檢驗標準。在專利審查實務上，USPTO 要求審查員在依據專利法第 103 條核駁受審申請案時，必須引用並結合兩篇或兩篇以上的先前技術文獻 (prior art reference)，或引用單獨一篇先前技術文獻並結合申請人所承認的先前技術 (admitted prior art)。在此專利侵權訴訟案件當中，KSR 質疑這個檢驗標準的正當性，並由知名的法學教授 John Duffy 代表 KSR 向美國最高法院提出訴願，請求最高法院准予調閱 CAFC 的判決 (Petition for Certiorari)。換言之，負責審理專利訴訟的法院應該以更確實的檢驗標準來判斷專利請求標的的顯而易知性。此判例產生的結果是，結合多種習知技術的「組合發明」若是在「沒有產生超出預期的結果」、「一般技術人員能實踐可預期的變化」或是「欲解決已知問題」等範疇裡，將難以獲得專利。

一、 本案事實

KSR International Co. ("KSR")是間供應汽車油門、煞車組件的供應商，原告Teleflex Incorporated and Technology Holding Company ("Teleflex")則是擁有專利US6,237,565的專利權人，Teleflex控告KSR侵害此專利，而KSR反控該專利案請求項第四項（主要爭議項）無效，認為該項範圍過廣，涵蓋到習知技術。

Teleflex[1]控告 KSR害其美國專利第 6,237,565 號。2003 年 12 月 12 日，密西根聯邦東區地方法院以顯而易知的發明為由，認定第 6,237,565 專利的請求項第四項 (唯一系爭專利權項) 無效，因而做出 KSR勝訴的即刻判決 (summary judgment)。Teleflex 隨後提出上訴。聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 於審理此案後，撤銷地方法院所做成的即刻判決，並發回地方法院更審。

CAFC 所持的判決理由是：若缺乏使熟習一般技藝之人士得以結合有關的先前技術文獻教示內容的「教示、聯想或動機」等證據，則不得將專利權項所保護的專利標的認定為顯而易知的發明。由於地方法院援用不完整的教示-聯想-動機檢驗標準 (incomplete teaching-suggestion -motivation test) 來分析判斷系爭專利權項所請標的之顯而易知性，因此 CAFC 做出上述不利於 KSR 的判決。此此爭議最後到最高法院，核定請求項第四項不具進步性。

二、本案法律問題

從1966年Graham v. John Deere Co. 判例中，最高法院建立了一個判斷「顯而易知」的原則 ，而此客觀證據（objective evidence），就是希望能夠降低審查委員給人的主觀判斷，實務上，審查委員常引用兩件以上的專利（習知技術），證明該專利申請案中權利範圍中的元件為各引證案中的元件間簡單的組合，認真一點的審查委員會用類似新穎性的比對一樣，用一主要的引證案逐項、逐個元件來對應，像是畫個Claim chart的方式，如果有對應不及的（要不然就是新穎性了），會用另一或以上的輔助前案對應沒有被主要引證案對應到的元件。但是經KSR判例之後，判斷「顯而易見」的方式有了改變，最高法院提出一些規則，符合的即缺乏進步性，這讓進步性的判斷產生了不少變化，是否該發明是「obvious to try」就變成很大的問題：

相對於一個發明，如果一般技術人員能實踐可預期的變化時，則不符合103的進步性規定;

發明中的方法之一在發明的時間為已知問題，且明顯有專利範圍包含的解決方案，不能准予專利

KSR為舉證之故特引用另一件美國專利（US5,010,782，Asano），還製作了個動畫，證明上述請求項第四項為顯而易知， Asano案同樣揭露一種汽車可調式的踏板結構，雖與Teleflex案中的圖式有差異，但同樣具有可前後調整的踏板臂與其概念，與Teleflex的差異僅在於是否電子感應樞軸的作動來進行調整，但請求項第四項的範圍頗大，範圍觸及習知技術，KSR即結合GM ETC的電子感應器，以證明Teleflex中的請求項第四項為此簡單結合並不具進步性，Teleflex v. KSR的訴訟過程複雜，涉及CAFC與專利局的判斷，還有最高法院認為CAFC使用TSM過於僵化的問題，但結果是認為上述請求項第四項在習知技術的基礎下為簡單嘗試（obvious to try）不具進步性。 CAFC原本認為：若缺乏使熟習一般技藝之人士得以結合或修改有關先前技術文獻教示內容的「教示、聯想或動機」等證據，則不得將專利標的認定為顯而易知的發明；此見解源自 CAFC 所採用的 TSM 準則 ("TSM test")。而最高法院在本案判決文中「柔性駁斥」這個法則——最高法院並未抹煞 TSM test 所提供的深刻見解，但強調必須遵循專利法第 103 條及其判例所提供的廣泛且具彈性運用空間的規範，而非以狹隘刻板的方式來判斷顯而易知性。此外，最高法院還批判 CAFC 對於避免落入「後見之明的偏見 (hindsight bias)」所得到的錯誤結論，其斷然拒絕刻板的防制規範，因為這樣的規範妨礙了運用常識的機會，而且不符合最高法院的判例、顯得沒有必要 ("Rigid preventative rules that deny recourse to common sense are neither necessary under, nor consistent with, this Courts case law.")。

總之，最高法院認為 TSM test 提供了有助於判斷顯而易知性的深刻見解 (helpful insight)，但同時又斬釘截鐵地反對以「狹隘刻板」的方式運用此準則，並強調必須依照最高法院的判例[2] 以及專利法第 103 條的規定，採取一種廣泛而變通的方式來判斷顯而易知性。如此一來，在顯而易知性的判斷以及主張權利要求無效 (invalidation) 等兩方面勢必造成影響；專利獲准的機率應會相對降低，以不符專利法第 103 條為理由而使權利要求無效的可能性則相對升高。

因為KSR判例，讓USPTO審查進步性時，有了更多發揮，或說主觀判斷的空間理由是，KSR判例前，審查委員為了要證明一件專利申請案中的發明為「顯而易知」(103(a))需要引用一件前案加上「公知常識」的判斷，或兩件以上前案的組合，證明該案組合可以teach, suggest or give motivation（TSM）該專利申請案，予以核駁。

三、美國最高法院判決

美國最高法院認為以往申請人太容易獲得專利，也被過度保護，許多專利只是改良或組合舊技術，不能算是真正創新。判決文指出︰「以一般方法而非真正創新方法獲得進步的技術，若獲得專利權保護，只會阻礙進步，而專利若結合以前已知的元件，則可能剝奪發明的價值或效用。」，美國最高法院之判決修正了已知元件之組合發明的非顯而易知性分析法，其否定CAFC長期以來對於先前技術中必須明白揭露已知元件之組合動機才能避免「後見之明」之認定，除CAFC以往所認可的「先前技術」、「問題本質」或「通常知識」必須有明示的「教示、建議及動機」外，最高法院認為發明時所有領域或該專利中所載任何已知之需求或問題均得作為將技術組合之理由。

判決文指出︰「在決定專利標的是否為顯而易知時，並非取決於專利權人的特殊動機或其宣稱的用途。重要的是該申請專利範圍客觀上所要達到的目的。若該申請專利範圍延伸至顯而易知的程度，則該申請專利範圍違反專利法第103條而為無效。得證明申請標的係為顯而易知的方式之一係指出在發明當時存在一已知問題，而對該問題顯而易知的解決方式即包含在申請專利範圍之內…在正確的分析下，在發明當時，任何存在於該努力的領域且為該專利所欲解決之已知需求及問題者，可以作為請求項中該等元件之組合的理由…已知技術也可能有超出其主要目的之外的其他顯而易知用途，該發明所屬技術領域中具有通常知識者藉普通常識（common sense）往往能像拼圖一樣，將複數個專利之教示組合起來。…決定專利請求項中已知元件之組合的理由，通常須視複數個專利之間相互關聯的教示；設計業者已知或市場上已呈現之需求；及該發明所屬技術領域中具有通常知識者之背景知識。」不論先前技術所針對的問題為何，「當欲解決之問題有設計需求或市場壓力，而且被認知到可預期之解決方案的數目有限時，該發明所屬技術領域中具有通常知識者在可掌握的技術範圍內有理由去完成該已知的選擇。若其可導致預期的成功，則該成品可能不具有開創性而僅為一般技術或普通常識。在這種情況下，組合係明顯可試（obvious to try）的事實可能顯示其為顯而易知而違反專利法第103條。」，美國最高法院的見解認為非顯而易知性的分析不能僅侷限在形式化的「教示、建議及動機」理論，或過度強調公開文件及已核准專利之明示內容。該法院並提出警告，有用的理解（helpful insights）不應為僵化、強制的公式，剝奪事實尋求者求助於常識的僵硬法則往往與最高法院的判例不一致。

四、評析

KSR v. Teleflex案對於非顯而易知性判斷之影響，綜合如下︰ 

1. 重申Graham案判決之判斷步驟，包括：

(1) 決定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；

(2) 確定申請專利之發明以及先前技術所揭露的範圍；

(3)決定申請專利之發明與相關先前技術之間的差異；

    在依據上述步驟判斷非顯而易知性之後，若有

 (4)輔助性判斷因素(secondary considerations)，則應一併考量，最後做出該申請專利之發明是否具有非顯而易知性的判斷。2. CAFC的TSM 檢測法為可作為一種瞭解非顯而易知性的有用方式，但其教示、建議或動機之適用情形不應僅限文字形式者。

最高法院明確指出TSM 檢測法可以適用於部分案件，但是「非顯而易知性的分析，不在於尋找針對申請專利之發明的明確教示，對於發明所屬技術領域中具有通常知識者可掌握的技術範圍內，有理由去完成該組合選擇，且具有可預期的成功，在這種情況下，組合係明顯可試的事實可能顯示其違反§103」。因此，CAFC對於非顯而易知性的審查原則之對於發明所屬技術領域中具有通常知識者技術水準如何決定，CAFC提供了6個考量因素，包括(1)發明人之教育程度；(2)技術領域中問題的類型；(3)先前技術對問題的解決方式；(4)技術更新的速度；(5)技術領域之技術複雜度；以及(6)技術領域中實際工作者的教育程度。

在生物或醫藥品專利案中，美國專利的審查意見中，審查人員通常會先定義何謂「發明所屬技術領域中具有通常知識者」，如果審查人員將發明所屬技術領域中具有通常知識者定義為該領域之醫生或具有藥理學知識及實務經驗者，發明所屬技術領域中具有通常知識者能力的高低對於認定非顯而易知性有相當影響，通常知識者的能力較高者，相較於能力較低者，容易認為顯而易知，例如：具有某領域知識的專家相較於一般醫生(不具有藥物合成、製造之知識)，容易認為顯而易知。 由於KSR案主要針對TSM 檢測法以及先前技術的考量方式，對於發明所屬技術領域中具有通常知識者的定義則未著墨，因此，可以認為有關發明所屬技術領域中具有通常知識者技術水準的認定，並未有任何改變。值得注意的是，KSR案提到「通常知識者亦為具有通常創造力者，而非機器人」，亦即發明所屬技術領域中具有通常知識者的「創造力」必須加以考量，使得非顯而易知性的判斷較為彈性。

同時在KSR案中，最高法院強調「申請專利之發明所欲達到的目的是最重要的」，由於在分析非顯而易知性時，申請專利之發明的複雜度、引證資料的數量、技術領域的可預期性等均是判斷時應綜合考量的因素，使得非顯而易知性的判斷更形複雜，最高法院亦針對此狀況指出「本案僅是習知元件的簡單取代或是將習知技術應用於可預期的改良中，但是在其他涉及複雜標的的案件中，前述原則的應用可能會較困難」。

此外，判斷非顯而易知性的考量因素與理由，應該要通常加以闡明，最高法院指出「法院需要考量多份專利文件間的互相教導、市場或設計團體的需求、發明所屬技術領域中具有通常知識者的背景知識等，將所有因素綜合考量以決定是否有合理的原因將已知元件結合為所請專利之發明。為利於檢閱，分析的理由應該詳盡清楚」。

此外在本案中也可推知下列推論:

1.USPTO更容易以非顯而易知性核駁申請案； 

2.再審查案更容易被USPTO審定專利無效； 

3.專利侵權訴訟程序中，被告更容易舉證證明專利無效。

 

伍、 KSR案後之判決

1、 Daiichi Sankyo Co. v. Apotex, Inc.案

      在上述的考量因素中，「發明人之教育程度」雖然不直接等於發明所屬技術領域中具有通常知識者技術水準，但發明人的教育程度及專業能力確實具有極重要的影響。在Daiichi 案，Daiichi具有治療耳朵細菌感染之抗生素化合物之專利，地方法院判決時認定發明所屬技術領域中具有通常知識者技術水準為具有醫學學位、治療耳朵感染病患經驗、使用抗生素經驗以及基礎藥學知識者，亦即一位第一線治療病患耳朵感染之小兒科醫師或一般醫師，在此前提下，地方法院Daiichi公司認為之治療耳朵細菌感染之抗生素化合物專利無效。Daiichi公司上訴至CAFC時，成功說服CAFC而認為地方法院所認定之發明所屬技術領域中具有通常知識者技術水準過低，由於通常知識者技術水準認定錯誤才導致專利不具非顯而易見性而無效。CAFC考量Daiichi案的發明人均為專家，包括：一位耳鼻喉科大學教授、一位臨床發展部經理以及一位研究科學家，而且發明內容揭露抗生素化合物於老鼠身上的活體實驗，認為該發明所屬技術領域中具有通常知識者技術水準應為具有治療耳朵疾病的專家並具有高等藥學知識，而非一般醫師。

2、In re Icon Health & Fitness, Inc.

      於In re Icon Health & Fitness, Inc.案中，有關於一具有氣壓式摺疊底座之跑步機，該底座可以旋轉為向上直立位置以利於收納，引證資料為一習知之跑步機廣告以及一摺疊床，該摺疊床具有氣壓棒作為摺疊機構；對於習知之跑步機廣告已經接露了除了氣壓式可摺疊底座之外的所有該案的跑步機特徵，並無爭議，因此，本案之爭點在於引證案之摺疊機構以及是否可顯而易知本案之跑步機折疊機構。USPTO認為引證案為類似領域，因為申請案與引證案均強調「大眾對於一穩定之摺疊機構的需求」，因此，即使引證案並非跑步機領域，但仍認為引證案合理相關於申請案。而CAFC於其判決理由中，解釋KSR案之判決對於類似領域檢測法之合理相關領域判斷原則，係指「相似元件可被顯而易知地使用於非其原始目的上」，而在檢視過相關證據後，CAFC認定「Icon公司的跑步機與摺疊機構之間並不具有特定關聯，其折疊機構僅一般性地解決重量支撐及穩定摺疊問題」，因此，引證案合理相關於申請案，引證案之摺疊機構可以顯而易知本案之跑步機折疊機構。由本案可知，CAFC仍持續且一致地使用類似領域檢測法於Graham判斷步驟中，於後KSR並無改變。

3、對我國專利審查的影響

      最高法院的KSR案後，USPTO對於非顯而易知性審查判斷原則，回到Graham案判斷步驟，這又是另一個國際調和趨勢的證明，原先過於嚴格的TSM 檢測法成為諸多非顯而易知性核駁態樣之ㄧ，各國對於專利制度在鼓勵發明和平衡公眾利益之間的平衡點拿捏，趨於一致與穩定。

   而反觀我國進步性審查基準記載於第二篇發明專利實體審查基準第三章「專利要件」之「進步性」，其與美國KSR v. Teleflex案判決有關之內容主要為「進步性之審查原則」及「進步性之判斷基準」；其中相對於Graham案所創設之要因（這部分並非KSR案之判決重點），記載於「進步性之判斷步驟」及「進步性的輔助性判斷因素」︰ 

(一)進步性之判斷步驟︰ 

．步驟1：確定申請專利之發明的範圍； 

．步驟2：確定相關先前技術所揭露的內容； 

．步驟3：確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準； 

．步驟4：確認申請專利之發明與相關先前技術之間的差異； 

．步驟5：該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識，判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體。 

(二)進步性的輔助性判斷因素（secondary consideration）包括︰ 

(1)發明具有無法預期的功效 

(2)發明解決長期存在的問題 

(3)發明克服技術偏見 

(4)發明獲得商業上的成功 

另外有關先前技術的組合，我國審查基準記載︰「審查進步性時，得以多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合，或一份引證文件中之部分技術內容的組合，或引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合，判斷申請專利之發明是否能輕易完成。」 相對於美國TSM檢測，我國審查基準明示︰技術內容的組合對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否明顯「應依下列事項決定之：(1)就發明所欲解決之問題…；(2)就技術領域…；(3)就組合之動機…」及「c.具有差異之技術特徵為相關先前技術中所建議之技術－若相關先前技術中未明確記載該具有差異之技術特徵，但該技術特徵屬於該先前技術所揭露之範圍者。」

相對於美國最高法院反對過度強調先前技術必須明示「教示、建議或動機」，我國審查基準指出︰「…先前技術內容的組合，包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容。此外，在審查基準指出第2-3-19頁指出︰通常知識之意義參照第一章1.4.1.3「並可據以實施」 。依該節之記載︰「通常知識，指該發明所屬技術領域中已知的普通知識，包括習知或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項。」由於通常知識包括習知資訊及從經驗法則所瞭解的事項等，其內容可謂涵蓋了KSR v. Teleflex案所指的普通常識。 

相對於美國最高法院所指應敘明將已知元件組合成請求項之理由，雖然我國審查基準記載︰「認定申請專利之發明不具進步性時，原則上應檢附引證文件；若該先前技術為習知或普遍使用之資訊者，如記載於字典、教科書、工具書等，則不在此限，但應於審定書充分敘明核駁理由。」，可以再強調︰以普通常識認定引證文件已隱含了組合動機者，仍應本於客觀之論理法則及經驗法則，詳細敘明理由，以避免主觀之臆測或率斷。 

依前述之說明，我國審查基準已涵蓋KSR v. Teleflex案美國最高法院「得就普通常識審究是否有隱含之組合動機」的判決主旨，以及細部事項「複數個專利之間相互關聯的教示」及「該發明所屬技術領域中具有通常知識者之背景知識」；然而我國審查基準在「設計業者已知需求的效果」及「市場上已呈現之需求的效果」兩細部事項之定義並不明確，需再研究是否須修正。

陸、 結論

2007 年最高法院在KSR 案判決中廢棄了嚴格的TSM 測試法，並指出CAFC 使用其所發展出的TSM 測試法太過僵化及公式化，再度維持其在Graham 案所述之非顯而易知性判斷原則。KSR 案這樣的見解對於軟體專利的發展將可能產生重大的影響，因軟體本身在本質上乃是許多數學演算法(algorithm) 的組合， 而且這些數學演算法系由前人一點一滴所累積而得。 但是依據美國對於軟體的專利保護標的認定乃在於這些演算法的特定技術領域的實際應用，而不及於演算法本身。

換言之， 許多軟體的發明是藉由許多已知的演算法加以組合而運用到不同應用領域中。在過去 CAFC 的 TSM 測試法要求這樣的組合動機 (motivation to combine) 必須僅限於這些用以組合的知識，而不可擴及至其他不同應用領域。故而以往軟體發明這樣的應用領域轉換，較不易被認定為顯而易見。再者，KSR 案雖未全盤否定 TSM 測試法的適用，但認為即便未通過TSM 測試也並不表示已具備非顯而易見性， 也就是說， 即便無法透過先前知識的教示、 建議或者動機，將先前技術組合成系爭發明標的，也不能驟斷因而具有非顯而易見性， 因他仍可以藉普通常識像拼圖一樣，將複數個先前技術組合起來，即使這些已知技術也可能有超出其主要目的之外的其他顯而易見用途亦然。也就是說，這系爭發明標的除具備 TSM 能力外，還具備了普通常識與顯而易知地會去嘗試的知識能力。

由此觀之，當進入”後 KSR 時代”對於軟體專利而言，將會有很多情況被視為顯而易見。例如經常為人所質疑其非顯而易見性的 1 -click 專利， 如今似乎就變得比較顯而易見了。是以，在 KSR 之後，原先 CAFC 採取較嚴苛與僵化的方式進行 TSM 測試以解決後見知明的偏誤(hindsight bias) 問題 ，在 KSR 案所主張的寬廣與彈性的認定方式(expansive and flexible approach)又被重新產生，這些衍生的不確定性問題將有待後續的判決及產業的發展來予以穩定。

 

 (文/李珍權 顧問)