一、前言：

商標是用以表彰商品或服務來源，並藉以使消費者得以區別商品製造者及服務提供者之用；商標權人於商標註冊後，經過廣告、行銷，不僅可使消費者間產生認同、創造一定的商業價值，更因商標為眾所週知，商標權人可藉由商標之使用或授權獲取一定之利潤。

類此廣為消費者或相關事業所普遍週知之商標，為避免第三人藉以攀附牟利，我國商標法第23條第一項第12款前段特明文：「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。」不得申請為商標，以為保護；經濟部智慧財產局更曾於89年8月10日頒布「著名商標或標章認定要點」，作為著名商標審查之憑據，該要點曾於93年4月間修正，嗣於96年11月9日廢止，由智慧財產局公布之「商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準」所取代，作為審查商標著名與否之基準。

有別於我國商標法之相關規定，大陸地區商標法對於著名商標之保護，曾於1993年中國大陸所修訂之《商標法實施細則》中規定對公衆熟知商標進行保護。嗣，國家工商行政管理局更曾於1996年發佈了《馳名商標認定和管理暫行規定》，明確對「馳名商標」進行保護。

2003年4月17日中華人民共和國國家工商行政管理總局頒布「馳名商標認定和保護規定」對於馳名商標之認定確定採用「個案認定」與「被動認定」之原則。大陸商標局每半年於「中國商標網」公告商標局於商標管理、異議案件、及商標審理委員會於爭議案中所認定之「馳名商標」。

職此，「著名商標」(「馳名商標」)之保護，為商標權保護之重要課題，蓋著名商標之所以「著名」，厥為商標權人花費鉅資不斷以廣告、行銷、推廣，使消費者或相關事業印象深刻，所以聞名。設若任由第三人以「搭便車」(free rider )之方式隨意攀附，則自非商標法保護商標權之意旨所許。

二、何謂「著名商標」：

我國於民國12年所公布之商標法第二條第六款明文規定：「相同或近似於世界共知他人之標章使用於同一商品者」，不得作為商標註冊；嗣該條款修正為：「相同或近似於世所共知他人之標章，使用於同一商品者」。斯時，商標法中並無「著名商標」一辭。

嗣司法院曾於民國53年3月11日作成釋字第一○四號解釋，針對商標法所謂「世所共知」作成解釋，謂：舊「商標法第二條第八款所稱世所共知，係指中華民國境內，一般所共知者而言」（參照司法院釋字一○四號解釋理由書），該號解釋理由書除針對「世所共知」乙辭加以解釋外，更進一步衍生解釋「世所共知」，係以「中華民國境內者」作為認定基準；質言之，是否為「世所共知」應以我國境內是否共知為認定基礎，此乃重申我國商標法對於商標權之保護係採「屬地主義」基本原則。

我國商標法於民國72年1月26日於商標法修正時，將第37條第一項第7款：「相同或近似於他人著名標章，使用於同一或同類商品者。」此時「著名標章(商標)」乙辭乃正式成為商標法之名詞，

其後，民國86年間商標法修正時，更增列「有致公眾混淆誤認之虞」之要件，於37條第一項第7款修正為：「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者。」

三、我國商標實務對於「著名商標」之認定及保護：

(一)「著名商標」保護之意旨：

我國商標法第23條第一項第12款規定：「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。」不得申請為商標；該款之旨，係為了加強對著名商標或標章之保護。其修正係因世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization，WIPO）於1999年9月公布關於著名商標保護規定共同決議事項，該決議明確指明對著名商標之認定，應考量以商品或服務之相關公眾之認識，而非以一般公眾之認知判斷之；是以，除應防止與著名商標產生混淆誤認之虞外，更應避免對著名商標之減損（Dilution）。

 (二)我國法院認定標準及保護：

我國商標法施行細則並於第16條明文規定：「本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者」，以作為實務上對於「著名商標」之認定基準。綜觀我國歷來法院判決例，對於商標法所規定「著名商標」之認定，均係採商標法施行細則：「著名商標或標章，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者」(參閱最高行政法院判決95年判字第46號、93年判字第1145號判決、最高行政法院判決97年判字第623號判決)，均係以上開商標法施行細則之規定為認定基準。

因世界各國商標權之保護均採『屬地主義』；故對於「著名商標」之認定，最高行政法院92年判字第839號判決，更謂：「商標權利之有無及其範圍與內容必須依商標法之規定為之，商標法為國內法，應以維護本國之市場秩序為其主要功能，若要保護於外國使用之商標，必須外國之商標與本國之利益有關，方有其正當性。是以司法院釋字第一○四號解釋就舊「商標法第二條第八款所稱世所共知，係指中華民國境內，一般所共知者而言」，解釋理由書即謂商標之保護採「屬地主義」（參照司法院釋字一○四號解釋理由書）」。‧‧‧是所謂著名商標或標章，應指於中華民國境內一般所共知者而言，於新法或舊法皆然，否則若該商標商品並未廣泛行銷於國內市場，亦未透過傳播媒體或雜誌、報紙之廣告介紹予國內之消費大眾或相關業者，國內消費者或相關業者對該商標並無從認知，根本不會產生混淆誤認，亦不致構成商標法第三十七條第七款所述之情形」。

易言之，依前開實務見解，對於「著名商標」之認定標準，不僅須「有客觀證據，足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者」外，所謂「著名」與否，更應係以中華民國境內一般所共知者而言，設若該商標之商品並未行銷於國內，甚或非為國內消費者所周知，依前開實務見解是否能認定為著名商標，則有疑義。又，最高行政法院92年判字第929號號判決：「依經濟部智慧財產局制定之『著名商標或標章認定要點』規定，作為證明商標具知名度之證據資料，並不以該商標在國內使用，亦不以國內資料為限，更不得因該商標未在我國使用或因該證據為國外資料，即否定該商標知名度；且認定某特定商標是否為著名商標時，應就「相關事業」「或」「消費者」其中之一對該商標是否普遍認知加以考量，而非僅以一般「消費者」是否得以「接觸到」或「看到」各該等證據，作為認定之依據」。

誠如，最高行政法院92年判字第839號判決意旨中所載：「‧‧‧我國旅遊於美加、日本雖屬頻繁，但與全部人口比，仍屬少數，於外國僅作短暫停留之遊客，更難就國外之著名商標一一知悉，更何況據以異議之商標使用於滑板溜冰鞋類，客戶群係屬小眾，更與旅遊外國無必然關係。除非業主能夠投入鉅額成本，以長期持續之方式，在主要媒體均大量播放及刊登，方有使外國知名商標成為國內著名商標之功能」是以，國外之著名商標，自不得僅憑其國外之著名之證據資料，而未為任何舉證證明該外國著名商標已為我國消費者或相關業者所週知，即遽以認定為我國商標法之「著名商標」。

再者，我國商標法第23條第一項第12款對於「著名商標」之保護，是否以該著名商標已於國內註冊登記者為限？甚且，以使用於相同、類似商品或服務為要件？依我國目前法院通說均認為，商標法第23條第一項第12款所謂「著名商標」，並不以使用於同一或類似商品或服務為限，亦不以已經在國內外註冊為必要，只要相同或近似於他人先行使用之著名商標或標章，且有致公眾混淆誤認之虞，即足當之；是以，縱令該外國著名之商標，尚未於國內註冊商標，然已為台灣地區之相關業者及消費者普遍知該商標之存在，亦應符合商標法第37 條第一項第12款 款所稱之著名商標(詳參 最高行政法院94年判字第1699號、95 年判 字第 52 號判決)，此亦為智慧財產局公告之『商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準』2.1.2：「商標是否已在我國申請或取得註冊，則非認定著名之前提要件」所明定。

(三)我國經濟部智慧財產局之見解

我國商標主管機關經濟部智慧財產局對於「著名商標」之認定，曾於89年8月01日以（八九）智商九八０字第八九五０００五二號公告『著名商標或標章認定要點』，並於民國93年4月28日經濟部經授智字第０九三二００三０三六-０號令修正。依據前開認定要點第二點認定：著名商標或標章，指「有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者」，與商標法施行細則第16條之規定相符。然上開『著名商標或標章認定要點』已於96年11月9日廢止，並由經濟部智慧財產局於同日所頒布之『商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準』(下稱「著名商標審查基準」)所取代。

依前揭「著名商標審查基準」2.1.1之定義：所謂「著名商標」係指「商標所表彰之識別性與信譽為消費者所熟知」，而無論商標著名程度高低為何，只要商標所表彰之識別性與信譽已廣為「相關消費者」所普遍認知，便足以認定該商標為著名商標。是以，商標法施行細則第16條規定，本法所稱之「著名」，係指「有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言」，與WIPO關於著名商標保護規定聯合備忘錄相同，均認為只要商標所表彰之識別性與信譽已廣為「相關」事業或消費者所普遍認知，便足以認定該商標為著名，得依商標法保護著名商標之相關規定予以保護。

再者，前揭「著名商標審查基準」2.1.2之規定：「商標是否著名，應以國內消費者之認知為準，而國內消費者得普遍認知該商標之存在，通常係因其在國內廣泛使用之結果，因此，欲主張商標為著名者，原則上，應檢送該商標於國內使用的相關證據。」此審查基準之認定標準，與前揭我國法院實務認定「著名商標」，應指「於中華民國境內一般所共知者而言」之見解旨趣相同。(詳參最高行政法院92年判字第839號判決)

抑有進者，「著名商標審查基準」2.1.2更明定：「商標是否已在我國申請或取得註冊則非認定著名之前提要件，依巴黎公約第6條之2規定，未註冊著名商標亦應保護。我國既為WTO會員，依TRIPS協定第2條規定，即有遵守巴黎公約該條規定之義務，因此，第23條第1項第12款前段規定所保護之著名商標，應包括註冊及未註冊之著名商標，換言之，即使據爭商標為未註冊的著名商標，仍可成為第23條第1項第12款前段規定保護之客體」。

是以，目前智慧財產局對於商標爭議案，就「著名商標(標章)」之認定，依「著名商標審查基準」2.1.2.1之規定，應參酌下列各項因素以為認定標準：

        (1)商標識別性之強弱；

        (2)相關事業或消費者知悉或認識商標之程度；

        (3)商標使用期間、範圍及地域；

        (4)商標宣傳之期間、範圍及地域；

        (5)商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域；

        (6)商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形；

        (7)商標之價值；

        (8) 其他足以認定著名商標之因素。

實則，依筆者經驗，經濟部智慧財產局於認定「著名商標」之證據，通常係依據商標權人所提供之商品或服務銷售發票、行銷單據、進出口單據及其銷售數額統計之明細，甚或以國內、外之報章、雜誌或電視等大眾媒體廣告、商品或服務銷售據點及其銷售管道、場所之配置情形、商標在市場上之評價、鑑價、銷售額排名、廣告額排名或其營業狀況、行政或司法機關所為相關著名認定之文件、國內外展覽會、展示會展示商品或促銷服務等等證據資料，作為判斷之依憑。更重要的是，上述使用證據，應有商標圖樣及日期之標示或得以辨識其使用之圖樣及日期之佐證資料。

(四)公平法對於「著名商標」保護之規定：

公平法第20條第1項第三款規定：「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有左列行為：於同一商品或同類商品，使用相同或近似於未經註冊之『外國著名商標』，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項商標之商品者。」乃針對事業仿冒外國著名商標之禁止規範。

揆諸本條之文意，可知本條所規範之著名商標保護，僅止於「外國著名商標」，並未及於我國註冊登記之商標；蓋，我國註冊商標之保護，屬於我國商標法所規範之範疇，而前開公平交易法之立法意旨，乃係因我國現行商標法係採註冊保護制度，仿冒未經註冊之外國著名商標之處罰，不宜於商標法中予以規範。而仿冒外國著名商標之行為，誠屬不公平競爭之一種，故於公平交易法明文規定。仿冒外國著名商標之行為，係不道德行為，具有可責性，影響我國對外信譽頗鉅，具有仿冒行為者即應予處罰。

再者，前開條文所明定者為：禁止於「於同一商品或同類商品」使用相同或近似商標，換言之，與前開商標法第23條第1項第12款規定，不以申請註冊之商標與著名之商標或標章所表彰之商品、服務同一或類似，尚屬有間。

四、結語

綜上，「著名商標」之保護，為商標法之重要課題；而商標之價值厥在於長期使用，經由商標權人不斷的努力行銷、推廣與宣傳，藉此建立著名商標之價值，是以，設若商標申請人僅一昧搶先註冊商標，然卻未實際使用，甚或繼續停止使用滿3年時，依商標法第57條第一項第2款之規定得由商標專責機關(經濟部智慧財產局)依職權或據申請廢止其註冊，對此商標申請人不可不慎。

(文/方雍仁律師)