壹、前 言

過去二十幾年來，美國聯邦巡迴上訴法院 (CAFC )對於顯而易知性 (obviousness) 一直是採用所謂的「教示—聯想—動機」檢驗標準。在專利審查實務上，美國專利商標局(USPTO )要求審查員在依據專利法第 103 條核駁受審申請案時，必須引用並結合兩篇或兩篇以上的先前技術文獻 (prior art reference)，或引用單獨一篇先前技術文獻並結合申請人所承認的先前技術 (admitted prior art)。

在KSR專利侵權訴訟案件當中，KSR質疑這個檢驗標準的正當性，並由知名的法學教授 John Duffy 代表 KSR 向美國最高法院提出訴願，請求最高法院准予調閱 CAFC 的判決 (Petition for Certiorari)。換言之，負責審理專利訴訟的法院應該以更確實的檢驗標準來判斷專利請求標的的顯而易知性。

簡言之，CAFC在此案判決中，增加了判斷申請專利範圍需具有非顯而易見性的條件，這對於商業方法、軟體專利的影響非常重大，因爲在這些專利的申請範圍中，往往有某一部分在現有技術中已經存在。USPTO依據此判決，未來將可以不具有非顯而易見性爲由，駁回專利申請，這樣就會增加專利申請取得授權的難度，而涉嫌侵權人在訴訟上也可以涉案的專利不具有非顯而易見性爲由，降低自己在法庭上辯護的難度。此而接連地在2008.10.30 CAFC 也援用KSR之判決在廣受矚目的 In re Bilski案作出類似限縮的判決。也將深深影響未來軟體專利的審查基準，故而吾等想針對其非顯而易見性 (Non-obviousness)之見解來探討軟體可專利性之審查。

貳、美國軟體專利發展演進

美國軟體專利的發展，背後隱含著軟體技術的演進，早期軟體技術的實質內涵，大都僅是協助人們進行重複且例行的計算，基本上僅算是單純數學演繹法演練；因此，早期認為「電腦軟體」像等同於「數學演繹法」。進而深究「數學演繹法」的本質，若僅將數學演繹法的邏輯推理程序轉由電腦執行，那只可說是將人腦中的邏輯推理程序移植到電腦中，而藉由電腦執行的結果，其唯一的價值只是加速該數學演繹法的計算，並沒有創造出任何具有效益(useful)的應用(practical application)。

若依35 U.S.C. § 101之規定，要成為法定的專利標的必須要是一種新穎且實用(new and useful)的方法(process)、機械(machine)、產品(manufacture)、組，成物(composition of matter)，或上述四種類型的改良(improvement)。所以最高法院才在早期的Benson案例中，認為「數學演繹法」類似一種「抽象概念Abstract idea」，若僅是透過電腦執行該「數學演繹法」，並企圖籍專利先佔(preempt)該數學演繹法，該專利範園並非35 U.S.C. § 19.1.，所欲保護的專利標的。

此外，最高法院Benson案判決的解讀，曾經一度排除所有「演繹法」(general algorithms)」之可專利性，但關稅暨專利土訴法院(CCPA)在 Chatfield案中確立最高法院在Benson案，僅在禁止「數學演繹 (mathematical algorithms )」本身的可專利性，而具可專利性的技街往往往係針對特定的問題而發展階段性(step-by-step)的解決步驟，這是廣義一種廣義的「演繹法(general algorithms) 」，故不應排除「演繹法(general algorithms)」之可專利性。而CCPA在Chatfield案中，卻再次確定數學演繹(mathematical algorithms)本身並不具可專利性。

直到最高法院於Diamond v. Diehr一案中，首次認同「電腦軟體( computer process)」符合35 U.S.C. § 101之可專利性。最高法院認為不可專利性之標的僅包令，自然法則（laws of nature)、自然現象(natural phenomena)及抽象概念(abstract ideas)三種，若要確定其是否為專利法定標的(subject matter)，最高法院揚棄了「point of novelty 」的判斷原則，而認為需就其整體專利範園(claims as a whole) 進行審查，方可判斷其是否為35 U.S.C. § 101之法定標的，並進一步指出「若將自然法則或數學演繹法庭、用於習知之結構或流程，其發明仍具可專利性。因此， Diehr案可說是確立「電腦軟體」專利性的重要里程碑。

此外，關稅暨專利上訴法院(CCPA)也在1980年代初期一連串的案例中發展出「Freeman-Walter-Abele Test」，這即是著名的「Two-Steps of Test(二階測試法)審查方法，該審查步驟中需先判斷專利權利範圍是否直接或間接引用一數學演繹法，則需就整體專利權利範圍(as a whole)進一步判斷「該數學演繹法是否應用於權利範園中的實體元件 (physical elements)或執行步驟(process steps) 」，若該數學演繹法實際應用於權利範園中的實體元件或執行步驟，該專利權利範囝即具可專利性。而「Freeman-Walter-Abele Test」亦成為往後法院在審理「數學演繹法相關發明」或「電腦軟體相關發明」是否可專利性的重要依據。

此狀況直到1994年的Alappat案，聯邦巡迴上訴法院(CAFC)方才正式認定「Two-Steps Test(二階段測試法)」並非合適的判斷方法，最合適的判斷原則仍需回歸美國最高法院於Benson案中所建立的原則-- 認為並不需要去區分專利申請範圍中是否直接或間接引用數學演繹，因為只要該整體專利申請範圍是專利所欲保護的法定標的，即具可專利性，並不會因為其專利範圍包含數學公式、電腦程式，而喪失其可專利性。

藉由Alappat案，法院在審理「數學演繹法或電腦相關發明」不再拘泥於數學演繹法本身是否與實際應用於專利權利範圍，而是就整體的權利範圍(as a whole)判斷其是否其備35 U.S.C. § 101可專利性之實體效益(practical utility)。隨著20世紀末期電子商務技術的快速躍進，軟體專利的發展可是說達到了極致。因此，在1998年State Street Bank & Trust Co.一案中，明確揚棄「 Two-Steps Test(二階段測試法) 」並認為「只要運用一數學演繹方式創造出有效(useful)、具體(concrete)及明確 (tangible)的結果，其均具可專利性」。在State Street Bank案中，CAFC正式終止對「數學演繹法(mathematical algorithm)之不可專利性的限制，這讓「數學演繹法」專利澈底擺脫長期加諸於其身的限制。進而CAFC更於1999年的AT&T Corp.v. Excel Communications 一案中，再次放寬「數學演繹法」之可專利性，往昔認為「需透過數學演繹法已完成實體轉換(physcical transformation)，或應用於實體定件(Physcial elements)，其方具可專利性」，CAFC認為「實體轉換或應用於實體元件」，並非可專利性之必要條件，只要利用該數學演繹法創造出有效（useful）、具體(concrete)及明確(tangible)的結果，即可具可專利性。CAFC於State Street Bank案及AT&T案的判決建立了「數學演繹法及商業方法」之可專利性，其中受益最大的即是「純軟體技術」及「商業方法」，因為其不再受限於「實體轉換(physical transformation)或需應用於實體元件(physical elements) 」之限制，這亦助長了20世紀末電子商務專利的快速發展。

參、美國軟體專利審查要件

一、新穎性 (35 U.S.C.I02)之判斷

欲取得專利之保護，除了必須是35 U.S.C. 101所保護之專利標的外，該發明專利必須是尚未公開使用且公眾尚未知悉之發明，這即是 U.S.C.102所規範的專利「新穎性(novelty) 」。審查該發明專利是否具備「新穎性(novelty)」要件，必須針對「發明專利」與「習知技術(prior art)」進行比較，進以判斷該發明專利是否為習知技術所揭露。首先，必須先確認該「發明專利」未為習知技術所揭露，因此，依35 U.S.C .102(a)需先進行前系檢索，前案檢索之資訊應包含：

  (1) 公開專利資料( Patent Publications)

  (2) 專利資料以外之公開資料 (printed publications other than patent publications);

  (3) 公眾知悉之發明（Otherwise publicly known inventions）

同時，亦必須確定權利人是否是第一個提出該專利申請之發明人，在其提出專利申請前不存在任何己見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉之相關資訊(§ 102 e、g)。若確定該發明專利未揭露於習知技術之中，審查委員需進一步確定該發明技術是否是「顯而易見性( obviousness) 」，若未揭露於習知技術中，但該發明專利確是「熟知該技藝人士(skill in the pertinent art)」可輕而預見，該發明專利仍不具可專利性，故具備「新穎性」之發明專利仍需進一步確認其是否具備「非顯而易見性(non-obviousness)」。

二、非顯而易見性(35 U.S.C. 103)之判斷

美國專利法第103 條所稱之「明顯(obvious)」，其規範內容係在於排除申請專利之發明其所屬技術領域中具有通常知識者，可依據一份或多份引證文件中揭露之先前技術，並參酌申請時的通常知識，以轉用、置換、改變或組合等方式，運用先前技術完成之顯而易見的發明。非顯而易知性規定於美國專利法第103 條，即雖然發明無第102 條所揭示或敘述之情況，如果申請專利之發明與先前技術之差異，在發明完成時，對於該技術有通常知識者，申請專利之發明整體為顯而易見，仍無法獲得專利。換言之，該發明或創作具有非顯而易見之性質，其申請專利範圍與先前技術之差異，係在於其突出之技術特徵或明顯優越之功效，非熟悉該項技術者所顯而易知的。

不過，進步性雖為專利要件之一，亦為一種不確定之法律概念，因此在專利要件中，進步性是發明取得專利權最難跨越之門檻，也最不容易有絕對客觀的標準，容易發生爭議。所以，美國過去要判斷申請案請求之發明是否為發明，經常流於專利審查人員或法官的個人主觀判斷。在1952 年美國專利法修法時把「非顯而易知性」納入專利要件後，有關判斷「非顯而易知性」與否之首件重要案例為1966年之Graham v. John Deere Co.案，本案上訴人Graham 擁有「擺動犁之握柄之彈簧鉗」(Clamp for vibrating Shank Plows)之專利，該裝置的主要設計目的係用來承受當在耕耘充滿石頭的地時，犁的握柄所受到的衝擊，而且也能避免損害到犁之結構本身，本案係上訴人認為被上訴人所擁有之裝置侵害其專利權因而向法院提訴。

1955 年，第五巡迴上訴法院認為當該組合專利能夠以一個簡單及其他更有益的方式產生原來之結果(an “old result in a cheaper and otherwise more advantageous way”)，系爭專利應屬有效；但在1964 年，第八巡迴上訴法院則是認為該組合專利並沒有產生任何新的結果，所以系爭專利為無效之專利。 最後因為兩個巡迴上訴法院對於此一專利之有效性見解歧異，因此上訴人Graham 便上訴至最高法院。

該案中，最高法院發展出決定發明是否具非顯而易知性要件，必須在以下背景進行判斷：(一) 確認先前技術之範圍及內容；(二)確認先前技術與申請系爭請求項之差異；(三)確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識之技術水準；(四)參酌非顯而易見性之次要判斷因素(secondary consideration)，或稱客觀證據評量，包括解決長久未能解決之技術難題、他人的失敗、具有商業上成功的事實等 。因此以上用以判斷非顯而易知性的四個需要實際調查之事實，即所謂的「四步測試法」(“four-step test” or “Graham test”)。其後 CAFC 據 Graham的「四步測試法」判斷流程訂定出熟知的TSM測試法(teaching-suggestion-motivation test) ，並且主張進行TSM測試時，在舉證上捨棄合理的優勢證據 (preponderance of the evidence)，而必須提出明確且令人信服的證據。

三、美國有關非顯而易知性判斷之前導判例簡介

美國最高法院在1966年Graham v. John Deere案創設了審查非顯而易知性的要因（factors）︰

  (1)決定先前技術之範圍及內容；

  (2)確認先前技術與申請專利範圍之差異；

  (3)確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；

  (4)評估第二層考量（secondary consideration）之證據。

該案也創設了「教示、建議及動機」檢測法（teaching, suggestion, or motivation, 簡稱TSM），長期以來已為USPTO審查先前技術中已知元件之組合是否符合專利法第103條(a)非顯而易知性之分析方法。另外在In re Kahn案，法院指出「動機」即為發明人所面臨的問題，審查人員必須說明會引導該發明所屬技術領域中具有通常知識者完成申請專利之發明的動機。而在Alza案，法院指出TSM檢測係要求︰該發明所屬技術領域中具有通常知識者理解先前技術所揭露之內容後是否被發明人所面臨之一般問題所啟發，而完成請求項中所記載之組合。該檢測之目的係防止後見之明侵入非顯而易知性之分析。此外在Dystar案，法院指出該先前技術之教示是否教示了申請專利之發明無法達成，或是否教示了先前技術之組合。該檢測之目的係避免後見之明的不當推論及避免不詳細敘明理由。法院並評論該檢測並非一種僵化、唯一的規則（rigid categorical rule）。 而在Dippin案，法院指出組合之動機可以揭露於通常知識或欲解決問題之本質。商業成功、長期存在之需求或其他人之失敗亦可能有關聯。(待續)

(文/李珍權 顧問)